(조세금융신문=황성필 변리사) 사업이 번창할 경우 기업은 중국에서의 비즈니스를 항상 생각한다. 특히 앤드 유저가 일반 대중인 경우, 중국은 인구수에 따른 구매 매력도가 상당히 높기 때문에 당연히 고려할 수밖에 없다.

그러나 안타깝게도 국내에서 사업이 어느 정도 궤도에 올라간 경우라면, 이미 중국에서 상표권을 선점 당했을 수도 있다. 중국 상표법은 ‘자국 내에서 주지, 저명한 상표만 보호’하기에 해외에서만 알려진 브랜드에 대하여 중국에서 보호받기가 어렵다.

따라서 중국의 상표 브로커가 아직도 활발하게 활동하는 이유다. 어쨌든 상표권을 부당하게 선점당한 경우, 중국등록상표에 대한 불사용 취소신청을 먼저 고려하게 된다.

불사용 취소신청이란

우선 ‘불사용 취소신청’이 무엇인지 중국 규정을 살펴보자.

불사용 취소신청은 중국지식산권국(CNIPA)에 중국상표권자의 상표 등록을 취소해달라는 행정처분을 구하는 신청이다.

중국 상표법 제49조의 규정에 의하면 ‘등록상표가 정당한 사유 없이 3년간 연속해서 중국에서 사용되지 않았을 경우, 제3자는 상표국에 해당 등록상표의 취소신청을 제기할 수 있다’라고 규정하고 있다. 즉 중국의 상표권자가 등록받은 상표를 신청 전 3년간 사용하지 않았다면 상표권의 등록이 취소될 수 있다. 등록상표가 취소되기 위한 구체적인 요건을 다음과 같다.

1. 반드시 연속해서 3년 동안 사용되지 않았어야 한다.

2. 3년 기간 계산은 불사용취소의 신청일로부터 역산하여 3년이다.

3. 상표법에서 인정하는 상표의 사용에 해당하여야 하기 때문에 사용의 요건이 엄격하다.

4. 상표의 사용사실에는 통상사용권자, 전용사용권자의 사용도 포함된다.

5. 불사용에 정당한 이유가 있으면 그 정당한 이유를 제출하여 취소를 면할 수 있다.

6. 불사용에 대한 입증 책임은 상표권자에게 있다.

상표권은 창작이 아닌 선택에 대하여 부여하는 권리이기에, 이와 같이 사용을 하지 않는 상표를 취소하여 사용자들의 상표 선택권을 늘리는 것이 상표법의 취지에 부합하는 것이다. 원칙적으로 상표법을 통해 등록된 상표는 권리자에게 독점적이고 배타적인 권리를 부여한다.

그리고 그 등록된 상표는 상표법의 보호 기간에 따라 일반적으로 10년간 보호되며 갱신을 신청하면 반영구적으로 계속 사용할 수 있다. 그러나 유효하게 등록된 상표라고 하더라도 상표 출원과정에 문제가 있거나 등록 후 식별력을 상실하는 경우 혹은 불사용으로 상표가 유지되어야할 필요가 없는 경우 상표법은 등록 상표를 무효, 취소할 수 있도록 규정하고 있는 것이다.

중국의 상표법이 선등록주의를 취하고는 있으나. 사용주의적 요소를 가미함으로써 제2자의 상표 선택 기회를 확대하고 정당한 상표권자의 권리를 보호하기 위한 것이다.

아무튼 불사용취소심판을 면하기 위하여 중국 등록상표권자는 사용의 자료를 제출해야 하는데, 이 경우에 중국이 아닌 타국에서의 사용은 인정되지 않고, 객관적인 사용의 기록이 있어야만 상표법상의 사용으로 인정을 받을 수 있다.

불사용 취소신청의 절차

불사용 취소신청의 절차에 대하여는 중국의 상표법 실시조례 제66조에 구체적으로 규정되어 있다. 중국지식산권국(CNIPA)이 상표권 취소신청 서류를 접수하면, 상표권리자에게 취소신청 사항을 통지한다.

상표권리자는 통지를 받은 날로부터 2개월 이내 등록된 상표가 중국 내 에서 유통·판매되고 있다는 증빙자료 또는 상표를 사용하지 아니한 정당한 이유를 제출하는 불사용 취소 답변서를 작성해서 제출해야 한다. 만약 2개월 이내 상표권 취소신청일로부터 3년간의 상표사용 증빙자료를 제출하지 못하거나, 상표를 사용하지 아니한 정당한 이유가 없을 시, 중국 상표국은 해당 등록상표를 취소하게 된다.

참고적으로, 중국에서 합법적으로 제품을 유통했다고 하여도 불사용취소심판을 면하기 위한 “공식”적인 자료의 제출은 쉬운 것이 아니다. 따라서 손쉽게 상표 사용을 증명할 수 있도록 알리바바나, 타오바오에 입점하여 제품에 대한 정보를 업데이트하는 것이 필요하다. 이러한 오픈마켓에 남겨져있는 온라인 정보는 오프라인과 달리 조작이 쉽지 않아 유력한 증거자료로 인정된다.

과거에는 중국 상표 브로커들이 한국 상표를 꾸준히 선점해왔다. 그리고 한국 기업으로부터 불사용 취소신청을 청구당한 이후에, 자신들이 소유한 상표를 한국 기업에 양도하는 방식으로 브로커들이 수익화하는 경우가 상당수 있었다.

물론 지금도 이어지고 있으나 최근에는 조금 다른 이슈가 중국 내에서 제기되고 있다. 이미 중국에 출원되어 등록된 상표들 중 3년 동안 중국 내에서 사용하지 않은 해외 주지 상표들을 파악하여 중국의 상표 브로커들이 의도적으로 불사용 취소신청을 하는 경우다.

한국의 상표권자가 정당한 자료를 제출하지 못하는 경우를 예상하고, 신청을 제기한 이후 불사용 취소신청을 취하하는 조건으로 합의금을 받는 형태라고 볼 수 있을 것 같다. 아무튼 이러한 불사용취소심판이 꾸준히 늘어난다면, 중국지식산권국(CNIPA)의 행정업무에도 적지 않은 지장을 줄 것으로 생각된다.

따라서 최근에 개정된 중국 상표심사지침과 중국지식산권국(CNIPA)의 태도를 살펴보면, 불사용취소신청의 문서에는 상표 사용에 대한 조사 증거를 포함하여 취소에 대한 구체적인 사유가 반드시 명시될 것을 강조한다.

그렇지 않으면 중국지식산권국(CNIPA)는 당사자에게 보완을 요구하거나 신청을 거부할 수 있다. 불사용에 대한 입증 책임은 원칙적으로 상표권자에게 있으나, 신청인이 불사용에 대한 예비 조사를 하여 제출하게 함으로써 불필요한 행정심판의 남용을 줄이려는 것으로 판단된다.

[프로필] 황성필  만성국제특허법률사무소 파트너 변리사

(현)이엠컨설팅 대표
(현)LESI YMC Korea Chair, INTA Trademark Office Practices Committee

(현)서울시, 연세생활건강, 레페리, 아이스크림키즈, 스냅테그, SBSCH 고문 변리사

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